错误解读本国优先权的原因分析及其立法建议

王晓先 

摘要：本国优先权是优先权制度的重要组成部分，国内部分学者对本国优先权作用的研究，存在“三点论”和“六点论”的观点，其中不乏错误的结论。有必要对产生错误的根源进行分析并研究相应的法律规定，以此维护建立优先权制度的初衷，再现法律的公平理念和鼓励发明的创新精神。

关键词：错误解读，本国优先权，原因分析.立法建议

《巴黎公约》中首先确立的优先权制度，伴随着之后各国专利法相继确认的本国优先权，最终得以由外国优先权与本国优先权共同组成。目前我国在理论上和实践上都存在对本国优先权的错误解读，这些错误解读已经影响到法律的公平理念和对创新的激励。分析产生错误解读的根源和完善相应的立法，对维护《巴黎公约》的基本原则有着重要的意义。

一、论述本国优先权的作用的普遍观点

自1992年我国《专利法》增加了本国优先权以来，多个网站和学者都对本国优先权的作用给予了概括和总结，目前比较公认的有这样两种观点：

一是“三点论”：（1）在符合单一性要求的条件下申请人可以通过要求本国优先权，将若干在先申请合并在一份在后申请中以减少以后需要缴纳的专利年费。（2）申请人可以在优先权期限内实现发明和实用新型专利申请的互相转换。（3）申请人在首次申请后本国优先权期限行将届满前，重新提出一份与首次申请完全一致的申请要求优先权，从而实际上起到将其专利权的保护期延长1年的作用。【1】

二是“六点论”：（1）鼓励抢先申请。因为专利申请文件的修改，不得超出原说明书的范围，过早申请专利可能会有一些技术问题尚未完全解决，过迟申请专利又担心被他人抢先。有了本国优先权后，申请人就可以通过优先权完善抢先的申请。（2）有利加快研究进程。申请人可以根据优先权期限一年的要求定出研发的进程，对相同主题的发明创造进行完善与改进后再提交优先权申请。（3）有利于减轻申请人的负担。申请人可将相同主题的多项发明创造合为一项优先权申请，这可减轻专利年费的费用。（4）有利于专利申请种类的转换。本国优先权使得申请人在可具有优先权的一年期内，最后自由选定是以实用新型，还是发明专利来保护自己的发明创造。（5）有利于提高专利申请的质量。首次申请专利时撰写的权利要求和说明书往往存在一定的局限性，申请人在优先权期限内将有较充足的时间修正上述问题以提高优先权申请的技术质量。（6）有利于加强专利的保护。本国优先权要求中可以对首次申请进行修改、补充、完善，使得专利的稳定性好一些，诉讼中胜诉的把握也会大一些。【2】

二、本国优先权被错误解读的现实情形

在对“三点论”和“六点论”进行对比后，笔者发现“三点论”的（1）、（2）被“六点论”的（3）、（4）点涵盖了，只有“三点论”中的（3）“延长一年的保护时间”是“六点论”中没有包含的。

错误解读之一：描述本国优先权的作用与“说明书”的要求相背离

“六点论”中的（1）认为发明创造者不需要等到技术趋于比较成熟与完善时，再去申请专利，而可以在发明的技术还不成熟与不完善时就可以抢先申请专利，再通过优先权申请让其技术成熟与完善就可以了。“六点论”中的（2）与（1）的意思相仿，也是提出可以先以不成熟和不完善的技术去申请专利，把该技术成熟与完善的进程定在优先权保护期限内就可以了。“六点论”中（5）认为，申请人可以在优先权期限内修改完善首次专利申请中的瑕疵后再提出优先权申请。“六点论”中的（6）是对可以通过优先权“修改、补充、完善”首次申请进行了概括。

“六点论”中的上述错误，在于背离了法律对专利“说明书”的要求。形式审查的合格是专利可以取得“申请日”的前提。而“说明书”是形式审查中必备的申请文件之一，该文件的作用在于确保所属技术领域的技术人员可以根据文件对技术方案的描述再现申请专利的技术。如果“说明书”的指引达不到上述的效果，那么该申请是不能成立的。就算侥幸专利申请获得授权，只要有人提出“说明书”公开不充分这一瑕疵，那么已经获得授权的专利也将被无效。根据“说明书”的这一法律要求，“六点论”中的（1）、（2）、（5）、（6）都是根本不可能存在的。

错误解读之二：以优先权作用的共性代替了本国优先权的作用

《巴黎公约》第四条F款规定，在不违反单一性原则的情况下，“本联盟任何成员国由于请求一项或多项优先权的申请中含有已要求优先权的申请里未包括的一个或几个因素而即拒绝赋予优先权或驳回专利申请。”【3】根据该条款，“六点论”中的（3）并不能成为本国优先权独有的作用，因为这也是外国优先权应具有的作用。不能也不应专属于本国优先权。把优先权制度的普遍作用说成是本国优先权的作用，这是不对的。

《巴黎公约》第四条E款第2点规定，“准许在一国中根据专利申请的优先权提出实用形式的申请，反之亦然。”【4】根据该条款，“六点论”中的（4）也不能成为本国优先权独有的作用。申请人可在具有优先权的一年期内，自由选择转化专利申请类别，这种“有利于专利申请种类的转换”的作用，在外国优先权制度中也是有的，不能也不应纳入专属于本国优先权的作用中。

错误解读之三：认为“本国优先权可以产生延长一年保护期的作用”

关于本国优先权具有“专利权的保护期延长一年”的作用是在“三点论”的第三点中提出的，在国内的许多专业性很强的网站上和专业学者的著作中，也都有本国优先权可以产生延长一年保护期作用的解读。比如：在全国知识产权局系统政府门户网站湖北子站2007年7月31日发布的“本国优先权有哪些作用？”一文中，提到了本国优先权可为申请人带来的三项便利就是“三点论”的内容。【5】再比如：汤宗舜（著）的《专利法解说》【6】、国家知识产权局条法司著，尹新天（主编）的《新专利法详解》【7】、国家知识产权局专利局著，贺化（主编）的《发明专利审查基础教程》【8】中都有这样的表述：“申请人在首次申请后，在优先权期间即将届满前，重新提出一个与首次申请完全一致的申请，并要求首次申请的优先权，也是合法的。这可以延长专利权期限一年”。

有学者提出之所以会出现“可以延长专利期限一年”的情形，主要是因为在2009年《专利法》修改前的第九条，产生了先后申请实用新型与发明的重复授权与“转换保护制度”问题。但这种“转换保护制度”存在两个争议。一个争议在于其是否符合“同样的发明创造只能授予一项专利”的法律规定。对此，我国专利局的解释为该“转换保护制度”不会造成两项专利权同时存在的情况，因此符合上述规定。另一个争议是当同一申请人先提交实用新型专利申请，后提交发明专利申请时，这种“转换保护制度”有可能造成实际保护期超过20年的不合理现象。【9】因为专利权的保护期限自申请日期计算，在先申请的实用新型专利授权前，再就相同主题的技术方案提出发明专利，则后申请的发明专利就有可能获得21年的保护期限。

但是，“转换保护制度”是与本国优先权无关的，这种就同一发明主题先后申请实用新型专利和发明专利而产生延长保护期的情况，在我国现行《专利法》中得到了终结。2009年修改后的《专利法》第九条第一款规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人就同一技术方案既申请实用新型专利又申请发明专利的，必须同日提出申请。该款就杜绝了同一申请人在不同日对同样的发明创造先后申请实用新型专利和发明专利，这也就终结了与本国优先权无关的“转换保护制度”

根据我国《专利法实施细则》第三十二条第二款“申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请；在先申请是实用新型专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。”该款明确了本国优先权申请中可实施的“转换专利类型申请”，但是由该款并不能得出如下结论：“专利权的保护期延长一年的作用”。因为要求优先权的在后申请的申请日仍然是在先的首次正式申请的申请日，怎么也是得不出“延长一年”这个结论的。

三、造成错误解读本国优先权作用的原因

（一）对“相同主题”“清楚记载”的确认与“充分公开”分离

在现行的大多数探讨优先权“相同主题”的文章中，大多都是围绕《巴黎公约》中关于享有优先权的在后申请中的权利请求的技术特征，必须以原始申请的文件作为“一个整体”去判断是否存在“相同主题”来进行研究的。基本没有对作为“一个整体的原始申请文件”中的技术方案应达到什么样的公开程度才符合《巴黎公约》关于“清楚记载”的要求进行研究。这就容易模糊人们对“清楚记载”的认定，把“记载过”与“充分公开的记载”相混淆，以至于损害《巴黎公约》的优先权原则。

判断“相同主题”的根据在《巴黎公约》第四条（H）款中：“不得因请求优先权的发明中有某些部分未包含在向发明起源国所提出的申请内为理由而加以拒绝赋予优先权，只要在申请文件的总体中明确地表达了这些部分。”【10】根据该款，对于在后申请来说，需要比较的“主题”既不是说明书的内容，也不是一项权利要求中的某个或者某些技术特征，而是以在后申请的每一项权利要求与首次申请的整体文件中被“清楚记载”过的技术方案进行比较，即在后申请包含各项权利要求的技术方案必须是在首次申请的作为一个整体的申请文件中被“充分公开”过的技术方案。

关于“作为一个整体”的含义，《巴黎公约解说》中指出：“要获得优先权，只要原始申请文件作为一个整体（包括说明书、附图、图表等）已明确披露了要求获得优先权的发明的上述技术特征就足够了。”由此，不难看出，在先申请与在后申请的主题是否相同，在先申请能否成为在后申请的优先权基础的基本条件，主要是看在后申请的主题所要求保护的技术特征是否清楚地记载在在先申请的文件中，只要在先申请文件中清楚记载了某个技术特征，那么这个技术特征就可作为在后申请的优先权依据，并视为构成相同主题的专利申请。而用不着具体地一一比较发明目的、技术方案、发明效果是否完全相同。【11】

我国2006年版的审查指南第二部分第三章第4.1.2节中对优先权中“相同主题” 提出了“预期的效果相同”的要求，并特别提到了所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。在该《审查指南》第二部分第八章第4.6.2节还进一步规定：“审查员应当把在先申请作为一个整体进行分析研究，只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案，就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。”具体地说，“清楚记载”的含义包括首次申请记载的技术方案应该是专利法意义上的技术方案。更进一步，并不要求在后申请的权利要求所要求保护的技术方案在首次申请的申请文件有着完全一致的文字记载或叙述方式，而是要求所属技术领域的技术人员能够从首次申请的申请文件中直接和毫无疑义地得出该技术方案。该项权利要求所要求保护的技术方案理应在首次申请的申请日即能得到首次申请的申请文件的支持，也就是说，首次申请中记载的该技术方案应该在专利法意义上是成立的技术方案。【12】

在我国《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》中，虽然都有按照《巴黎公约》的要求，以“原始申请文件作为一个整体（包括说明书、附图、图表等）”来判断要求优先权的在后申请的权利要求中的技术特征是否与原始申请属于“相同主题”。但始终没有对《巴黎公约》要求的“作为一个整体的原始申请文件”中的技术方案必须是“清楚记载”给出明确的判断，这就容易使人误以为只要在后申请的权利要求中的技术特征在原始申请文件中，包括说明书、附图、图表中“记载过”，就可以成为要求优先权的基础。《巴黎公约》中对“作为一个整体的原始申请文件”所涉技术必须“清楚记载”的要求，相当于能够取得“申请日”的“说明书”的要求，即要求“作为一个整体的原始申请文件”中的任何技术记载，必须“清楚记载”至所属技术领域的技术人员可以按照记载把该技术给予复制和再现为止。这种在原始申请文件中被“清楚记载”的技术方案才是专利法意义上的被“充分公开”的技术方案。

（二）没有明确“申请日”取得必须符合“充分公开”的要求

  在专利制度中，“申请日”是个非常重要的概念，判断其成立的条件也就自然应该格外严格。“申请日”的确定既与“充分公开”这个概念有关，也与“专利法意义的技术方案”这个概念有关。

“充分公开”与“专利法意义的技术方案”这两个概念紧密相连。专利制度中的“公开”必须是“充分公开”，而权利要求的技术方案只有属于“专利法意义上的技术方案”，才符合“充分公开”的标准。“专利法意义上的技术方案”则要求专利申请的说明书中包含权利请求的技术方案的记载内容必须达到所属技术领域的技术人员根据该记载可以把该技术方案复制和再现的程度。也就是说，专利申请案要取得正式申请成立的“申请日”，就必须使专利申请中包含权利要求的技术方案达到“清楚记载”的程度。因此，所有主张利用本国优先权制度以技术概念取得先申请的位置，在优先权期限内完善技术方案后再要求优先权的观点，都是极其错误的，是明显背离《巴黎公约》的要求和精神的。

因此，首次申请“申请日”的确立，与其的权利要求的技术特征的技术方案，是否能够在“说明书”中“充分公开”有着直接的关系。任何在首次申请的整体文件中得以“充分公开”的技术，才能够成为享有优先权的依据。可见，取得“申请日”要求“充分公开”的技术与享有优先权的“充分公开”的技术并不完全一样，前者“充分公开”的技术方案是实施权利要求技术特征的技术方案，而后者要求“充分公开”的技术方案则是首次申请文件作为“一个整体”，其中包含的任何“充分公开”的技术方案。

四、本国优先权的作用及其优先权制度的立法建议

本国优先权与外国优先权最大的差别就在于不包括不具有功能特征的外观设计，找到本国优先权排除外观设计的原因，就自然能发现本国优先权的特殊作用。

（一）本国优先权的特殊作用

从“三点论”的（3）看，在优先权保护期限内进行优先权申请，可以起到将其专利权的保护期延长一年的作用。 如果优先权期满前，重新提出的一项与首次申请完全一致的申请就可以获得延长一年的保护期限，那么为什么不把这种好处同时也给外观设计专利呢？这无疑是对法律平等权的破坏。无论从工作量还是经济的角度，先后提交完全一致的专利申请，不但对外观形状的设计是没有意义的，而且对以技术方案为内容的发明和实用新型也是没有意义的。

外观设计之所以可以包含在外国优先权中，笔者认为，是因为外观设计的原始申请国与优先权申请的受理国一般都不是同一个国家，一摸一样的外观设计是完全可以在不同的国家要求专利保护的，而一模一样的外观设计在同一个国家的重复申请却是没有价值的。由此可见，外国优先权申请中更多的情形是，一摸一样的技术方案或外观设计在不同的国家根据优先权分别申请专利，而本国优先权则往往是就原始申请中被“清楚记载”的技术方案在同一个国家进行不同技术表达的申请。只有具有功能的技术才可以做到用不同的方案进行技术表达，所谓的“等同技术”就是这样的表达。

另外，如果本国优先权的在后申请可以与首次申请的技术方案完全一致的话，也会由于是同类别的申请而没有意义，而转换申请专利类型的话，则既可以排除同类别中出现两项完全一样的申请，也可以调整专利的保护期限，由发明转为实用新型的则保护期缩短，由实用新型转为发明的话，则保护期延长。因此，在申请类型转换的方面，也应该是本国优先权比外国优先权更为普遍。

由以上分析可知，本国优先权与外国优先权的不同，恰恰在于本国优先权在同一个国家不能以完全相同的技术方案进行先后申请，而在外国优先权中则是可以以完全相同的技术方案在不同国家提出在后申请的。我国《专利法》第九条规定，“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”根据该法条，相同的发明要申请不同的专利类别都必须在同一天由同一个申请人分别提出申请，否则在先的申请构成对在后申请的“新颖性”的破坏。技术方案完全一样的在后申请在同一国是没有必要先后提出二次申请的。排除完全一样的在后申请才是本国优先权排除外观设计的最重要的原因，因为外观设计的图案是不能产生两种的“等同表达”的。

（二）优先权制度的立法建议

1、法律应给予“专利法意义的技术方案”更为清晰的外延

取得优先权资格的条件，不但要求在后申请的权利要求的技术特征与首次申请文件中记载的技术方案必须属于“相同主题”，而且要求在后申请的权利要求的技术特征必须在首次申请文件中被“清楚记载”过。这种被要求在首次申请文件中“清楚记载”的技术方案，就是“专利法意义的技术方案”。

因此，法律上应当对“专利法意义的技术方案”的概念的内涵和外延给予更为清晰和明确的界定.，防止再出现“可以先以粗糙的不完善的技术概念申请专利并要求优先权，在12个月内再就完善的技术方案提出优先权申请”这种说法，即纠正“六点论”（1）、（2）、（5）和（6）中的错误。

2、法律应明确符合“相同主题”的技术方案必须达到“充分公开”的程度

　　《专利审查指南》第二部分第三章第4.1.2节对发明和实用新型的“相同主题”给出了定义：“专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。审查员应该注意，对于中国在后申请权利要求中限定的技术方案，只要已记载在外国首次申请中就可享有该首次申请的优先权，而不必要求其包含在该首次申请的权利要求书中。”

但是，从《专利审查指南》的上述规定中，并不能自然得出这样的结论：要求优先权的技术方案与在先申请的技术内容属于“相同主题”的前提是，要求优先权的权利要求的技术特征在首次申请的文件中一定是“充分公开”的技术方案中的内容，即要求优先权的权利要求的技术特征是所属技术领域的技术人员可以根据首次申请文件公开的技术方案简单地演绎推理就可以获得的。

《专利审查指南》中不能清晰地规定在后申请的权利请求中符合“相同主题”的技术特征必须是达到“充分公开”程度的，这就难免在实际操作中容易使人产生误解。建议法律进行适当的修改，可以补充如下规定：首次申请中发明或者实用新型的技术方案是指所属技术领域的技术人员能够从首次申请的申请文件充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案；首次申请发明或者实用新型的预期的效果是指所属技术领域的技术人员能够从首次申请的申请文件充分公开的内容中即能确定或者评价的效果。

综上所述，只要明确和厘清优先权制度中“相同主题”“清楚记载”的准确含义，严格把握“说明书”对申请专利的技术方案“充分公开”的要求，就可知本国优先权与外国优先权作用的区别并不大。其主要的区别就在于对不存在技术功能的外观设计的排除，而更倾向于对申请类型的转换和以不同表达形成的“等同技术方案”的优先权申请。

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